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案例报告:贴牌行为属于商标性使用

日期:2019-10-15  来源: 点击量:

贴牌行为属于商标性使用

——本田技研工业株式会社、重庆恒胜鑫泰贸易有限公司侵害商标权纠纷案

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【判决要点】

商标使用行为是一种客观行为,通常包括许多环节,如物理贴附、市场流通等等,是否构成商标法意义上的“商标的使用”应当依据商标法作出整体一致解释,不应该割裂一个行为而只看某个环节,在生产制造或加工的产品上以标注方式或其他方式使用了商标,只要具备了区别商品来源的可能性,就应当认定该使用状态属于商标法意义上的“商标的使用”。   

相关公众除被诉侵权商品的消费者外,还应该包括与被诉侵权商品的营销密切相关的经营者,因此若被诉侵权商品运输等环节的经营者存在接触的可能性,也有可能构成混淆,构成商标侵权。

 

【案例来源】

云南省德宏傣族景颇族自治州中级人民法院(2016)云31民初52号民事判决书

云南省高级人民法院(2017)云民终800号民事判决书              

最高人民法院(2019)最高法民再138号民事判决书

 

【当事人】

再审申请人(一审原告、二审被上诉人):本田技研工业株式会社

被申请人(一审被告、二审上诉人):重庆恒胜鑫泰贸易有限公司

被申请人(一审被告、二审上诉人):重庆恒胜集团有限公司

 

【案情简介】

被申请人重庆恒胜鑫泰贸易有限公司(以下简称恒胜鑫泰公司)、重庆恒胜集团有限公司(以下简称恒胜集团公司)生产并出口了220套摩托车散件,其使用的商标标识被诉明显突出使用申请人本田技研工业株式会社(以下简称本田株式会社)的“HONDA”商标。

恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司认为其产品不在国内销售流通,且事先获得了境外商标权利人的合法授权,属于定牌加工行为而非商品销售,不构成商标侵权。

 

【判决观察】

一审法院认为,本田株式会社于1998年分别取得核定使用在第12类商品上的涉案三商标,其权利依法应受保护。恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司在其生产和销售的涉案摩托车头罩、发动机盖、左右两边的风挡、铭牌上使用“HONDAKIT”文字及图形,并且突出增大“HONDA”的文字部分,缩小“KIT”的文字部分,且无完整证据链证明其这种行为系受美华公司授权的定牌加工行为,另外美华公司的授权商标图样中的“HONDAKIT”文字及图形商标并未突出“HONDA”的文字部分,缩小“KIT”的文字部分,而是同一大小字体的文字及图形,恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司所贴附的图样也与美华公司的授权不符。因此恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司在本田株式会社取得系列注册商标商标权的相同和类似的商品类别为第12类的摩托车上使用“HONDAKIT”文字及图形商标并突出“HONDA”的文字部分,缩小“KIT”的文字部分,其明显在突出和强调涉案商品中“HONDA”文字及图形的使用和视觉效果,构成在相同或者类似的商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标,其行为已经构成侵犯本田株式会社注册商标专用权,依法应当立即停止其侵权行为。

综上所述,一审法院判决:(一)恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司立即停止侵犯本田株式会社涉案三商标系列文字及图形注册商标专用权的行为;(二)恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司连带赔偿本田株式会社经济损失人民币30万元;(三)驳回本田株式会社的其他诉讼请求。

二审法院认为,恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司提交的授权委托书、合同等可以证明其行为为定牌加工,并非销售行为。对于贴牌行为是否构成商标性使用,二审法院认为,商标法在保护商标使用问题上的本意,是保护商标在商业活动中的识别性。本案中恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司办理出口的220套摩托车散件系全部出口至缅甸,不进入中国市场参与“商业活动”,中国境内的相关公众不可能接触到该产品,因而恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司的这种使用行为不可能在中国境内起到识别商品来源的作用,因此这并非商标法意义上的商标使用行为。对于本案中的定牌加工行为是否侵害中国国内相关商标权人的商标权,二审法院认为,根据《商标法》第五十七条的规定,商标指示商品或服务的来源,使相关公众能够区分不同的经营者提供的商品或服务,使之不“容易导致混淆”,这是商标最核心的功能,也是商标的最基本价值。商标法保护商标的根本目的,就在于确保商标识别功能的实现;判断商标侵权与否的关键,就在于审查商标使用行为是否容易导致相关公众对商品或服务的来源产生混淆。只有容易引起相关公众对商品或服务来源产生混淆的使用行为,才可能发生近似商标使用行为侵害他人商标权的情况。在本案中,220套摩托车散件均全部出口至缅甸,不进入中国市场销售,中国境内的相关公众不可能接触到该产品,因此不存在让中国境内的相关公众产生混淆的问题,没有损害本田株式会社的实际利益,即不具备构成商标侵权的基础要件。再次,商标权具有地域性(也即法域性)特征,在此语境下,我国商标法只能保护在我国依法注册的商标权,保护范围不能延伸到我国领域之外。故恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司的行为不构成商标侵权。

最高院认为,本案争议的焦点问题是关于恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司的被诉侵权行为性质认定问题,即:1.是否属于涉外定牌加工行为;2.是否构成商标使用行为;3.是否构成商标侵权。

恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司的被诉侵权行为构成涉外定牌加工行为。

对于是否构成商标使用行为,商标法第四十八条规定:“本法所称商标的使用,是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上,或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中,用于识别商品来源的行为。”该条规定的“用于识别商品来源”指的是商标使用人的目的在于识别商品来源,包括可能起到识别商品来源的作用和实际起到识别商品来源的作用。

商标使用行为是一种客观行为,通常包括许多环节,如物理贴附、市场流通等等,是否构成商标法意义上的“商标的使用”应当依据商标法作出整体一致解释,不应该割裂一个行为而只看某个环节,要防止以单一环节遮蔽行为过程,要克服以单一侧面代替行为整体。商标使用意味着使某一个商标用于某一个商品,其可能符合商品提供者与商标权利人的共同意愿,也可能不符合商品提供者与商标权利人的共同意愿;某一个商标用于某一个商品以至于二者合为一体成为消费者识别商品及其来源的观察对象,既可能让消费者正确识别商品的来源,也可能让消费者错误识别商品的来源,甚至会出现一些消费者正确识别商品的来源,而另外一些消费者错误识别商品的来源这样错综复杂的情形。这些现象纷繁复杂,无不统摄于商标使用,这些利益反复博弈,无不统辖于商标法律。因此,在生产制造或加工的产品上以标注方式或其他方式使用了商标,只要具备了区别商品来源的可能性,就应当认定该使用状态属于商标法意义上的“商标的使用”。

《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第八条规定:“商标法所称相关公众,是指与商标所标识的某类商品或者服务有关的消费者和与前述商品或者服务的营销有密切关系的其他经营者。”本案中相关公众除被诉侵权商品的消费者外,还应该包括与被诉侵权商品的营销密切相关的经营者。本案中被诉侵权商品运输等环节的经营者即存在接触的可能性。而且,随着电子商务和互联网的发展,即使被诉侵权商品出口至国外,亦存在回流国内市场的可能。同时,随着中国经济的不断发展,中国消费者出国旅游和消费的人数众多,对于“贴牌商品”也存在接触和混淆的可能性。

商标的基本功能是区分商品或服务来源的识别功能,侵犯商标权本质上就是对商标识别功能的破坏,使得一般消费者对商品来源产生混淆、误认。从法律规定来看,商标侵权行为的归责原则应当属于无过错责任原则,且不以造成实际损害为侵权构成要件。前述商标法规定的“容易导致混淆的”一语,指的是如果相关公众接触到被诉侵权商品,有发生混淆的可能性,并不要求相关公众一定实际接触到被诉侵权商品,也并不要求混淆的事实确定发生。

本案中,恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司在其生产、销售的被诉侵权的摩托车上使用“HONDAKIT”文字及图形,并且突出增大“HONDA”的文字部分,缩小“KIT”的文字部分,同时将H字母和类似羽翼形状部分标以红色,与本田株式会社请求保护的三个商标构成在相同或者类似商品上的近似商标。如前所述,被诉侵权行为构成商标的使用,亦具有造成相关公众混淆和误认的可能性,容易让相关公众混淆。

我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段,面临着经济发展全球化程度不断加深,国际贸易分工与经贸合作日益复杂,各国贸易政策冲突多变的形势,人民法院审理涉及涉外定牌加工的商标侵权纠纷案件,应当充分考量国内和国际经济发展大局,对特定时期、特定市场、特定交易形式的商标侵权纠纷进行具体分析,准确适用法律,正确反映“司法主导、严格保护、分类施策、比例协调”的知识产权司法政策导向,强化知识产权创造、保护、运用,积极营造良好的知识产权法治环境、市场环境、文化环境,大幅度提升我国知识产权创造、运用、保护和管理能力。自改革开放以来,涉外定牌加工贸易方式是我国对外贸易的重要方式,随着我国经济发展方式的转变,人们对于在涉外定牌加工中产生的商标侵权问题的认识和纠纷解决,也在不断变化和深化。归根结底,通过司法解决纠纷,在法律适用上,要维护法律制度的统一性,不能把某种贸易方式(如本案争议的涉外定牌加工方式)简单地固化为不侵犯商标权的除外情形,否则就违背了商标法上商标侵权判断的基本规则,这是必须加以澄清和强调的问题。

恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司主张,恒胜集团公司获得了缅甸公司的商标使用授权,因此不构成侵权。对此,应予指出,商标权作为知识产权,具有地域性,对于没有在中国注册的商标,即使其在外国获得注册,在中国也不享有注册商标专用权,与之相应,中国境内的民事主体所获得的所谓“商标使用授权”,也不属于我国商标法保护的商标合法权利,不能作为不侵犯商标权的抗辩事由。

总上,二审判决有关恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司的行为不构成侵权的认定错误,本田株式会社再审申请的理由部分成立,予以支持。最高院判决:

一、撤销云南省高级人民法院(2017)云民终800号民事判决;

二、维持云南省德宏傣族景颇族自治州中级人民法院(2016)云31民初52号民事判决。

 

声明:

1、本报告基于研究价值和参考意义而选择编辑了部分案例,但这并不代表本报告赞同法院的观点及其判决结果;

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