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核心技术人员来自竞争对手引发商业秘密侵权风险

日期:2021-06-23  来源:上海市协力(苏州)律师事务所 点击量:

文/ 王乃莹、张雨嘉  上海市协力(苏州)律师事务所
 

 

自2019年开板;以来,科创板无疑成为当下资本市场最受关注的焦点之一。知识产权作为科创板上市企业科创属性的重要体现,是信息披露中必不可少的一部分。知技IP通过对申请科创板上市企业的招股说明书、上市委问询函及企业回复等信息进行筛选,并结合相关政策文件,分析科创板企业上市过程中有关知识产权信息披露注意的要点以及日常经营管理中需要特别关注的事项,旨在助力科技创新型企业早日上市。

深圳汉弘数字印刷集团股份有限公司

深圳汉弘数字印刷集团股份有限公司(下称“汉弘集团”)于2020年4月16日提交上市申请,并于2020年6月9日、7月30日、8月14日分别对上海证券交易所科创板的两轮审核问询函和落实意见函进行了答复,其中均涉及到“核心技术人员涉嫌侵犯商业秘密刑事诉讼及民事诉讼的进展情况以及败诉是否会对公司核心技术、技术研发及生产经营带来重大不利影响”的问题。2020年8月28日,上市委会议决定暂缓审议汉弘集团的申请。2020年11月13日,汉弘集团撤回上市申请,终止上市。
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上海证券交易所首次问询

 

问题1. 关于核心技术人员
 

问题1.1 核心技术人员涉诉

 

招股说明书披露,润天智于2019年1月起诉赵义发、李晓刚违反其与润天智所签署的保密协议约定,请求人民法院以侵犯商业秘密罪判处被告三年以上有期徒刑,并处罚金50万元。一审法院依法驳回润天智对赵义发、李晓刚的起诉。润天智已就一审裁定向深圳市中级人民法院提起上诉,目前二审程序正在进行中。赵义发为发行人核心技术人员。


请发行人说明:

(1)和润天智的诉讼进展,并结合赵义发、李晓刚在发行人任职情况,负责的主要业务及其成果、发挥的作用、参与研发的具体贡献等,说明是否对发行人核心技术、技术研发及生产经营带来重大不利影响;

(2)赵义发如在上述诉讼二审中败诉导致其离职,是否构成发行人核心技术人员的重大不利变化,是否违反《科创板首次公开发行股票注册管理办法》第十二条第(二)项的相关规定。

 

上海证券交易所第二轮问询

 

问题1.关于核心技术人员涉诉

 

根据首轮问询回复,润天智以侵犯商业秘密罪起诉赵义发、李晓刚,该案件的二审程序正在进行中,尚未收到二审开庭通知;发行人不会对赵义发、李晓刚或任意一名技术研发人员存在重大依赖,上述诉讼不会对发行人核心技术、技术研发及生产经营带来重大不利影响。

 

请发行人披露:

(1)润天智起诉赵义发、李晓刚案件的主要事实情况,是否涉及发行人的核心技术、其他技术及主营业务产品,如是,涉及的产品销量、销售收入、核心技术产品收入等情况;发行人是否存在侵犯第三方权利的情形;

(2)诉讼的最新进展情况,赵义发、李晓刚是否存在败诉的风险,若二人败诉,预计对发行人核心技术、研发、生产经营、财务状况等所产生的不利影响;

(3)发行人及其董监高、核心技术人员等是否存在其他诉讼纠纷或潜在纠纷。

 

上海证券交易所审核意见落实函


问题一、请发行人按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第41号——科创板公司招股说明书》的规定,全面梳理“重大事项提示”各项内容,突出重大性,增强针对性,强化风险导向,删除冗余表述,按照重要性进行排序,并补充、完善以下内容:(1)……(6)核心技术人员涉诉风险;……

 

发行人对审核中心意见落实函的回复


注:本次回复中已概括对上交所首次问询、第二轮问询回复的内容,此处不再重复

 

(六)核心技术人员涉诉风险

 

1、 相关诉讼的基本情况

 

(1)深圳市润天智数字设备股份有限公司(原告)诉赵义发、李晓刚(被告)侵犯商业秘密案


公司核心技术人员之一赵义发和员工李晓刚曾在深圳市润天智数字设备股份有限公司(以下简称“润天智”)任职,上述二人从润天智离职后先后入职公司子公司汉拓数码并参与汉拓数码相关数码打印设备的研发工作。


汉拓数码于2010年7月推出HT2512UV平板数字喷墨机,润天智认为该产品与其生产的PP2512UV平板喷绘机的喷头控制板程序、打印驱动程序的8段源代码相同,并认为赵义发和李晓刚将其商业秘密披露给汉拓数码,用于生产与润天智相似的喷绘机。


2011年5月10日,润天智向深圳市公安局举报赵义发、李晓刚侵犯其商业秘密,深圳市公安局于2011年7月8日立案,并依法对汉拓数码的办公场所进行搜查,扣押了涉案电脑(含相关源代码文件)。


2018年1月29日,深圳市公安局向深圳市人民检察院移送审查起诉:2018年2月9日深圳市人民检察院向深圳市龙岗区人民检察院(以下简称“龙岗区检察院)移送审查起诉。龙岗区检察院分别于2018年3月19日和2018年5月16 日两次退回侦查机关补充侦查。


2018年7月20日,龙岗区检察院下达“深龙检刑不诉[2018]404号”和“深龙检刑不诉[2018]40号”《不起诉决定书》,经龙岗区检察院审查并退回补充侦查,其认为深圳市公安局认定的部分犯罪事实不清、证据不足,不符合起诉条件,决定对赵义发李晓刚不起诉。


2019年1月8日,润天智向深圳市龙岗区人民法院提起刑事自诉,认为被告违反其与原告签署的《保密协议》约定,侵犯原告商业秘密,请求人民法院以侵犯商业秘密罪判处被告三年以上有期徒刑,并处罚金50 万元。


2019年12月31日,深圳市龙岗区人民法院下达“(2019)粤0307刑初196号”《刑事裁定书》并作出裁定,法院认为润天智起诉被告人赵义发、李晓刚构成侵犯商业秘密罪的事实不清、证据不足,不能排除合理怀疑,依法驳回润天智对被告的起诉。


2020年1月12日,润天智就上述一审裁定向深圳市中级人民法院提起上诉2020年3月31日深圳市中级人民法院立案受理上述上诉案件,并已于2020年8月14日开庭审理,截至招股说明书签署日,尚未判决。


(2)润天智(原告)诉汉拓数码汉弘集团(被告)侵犯技术秘密


2020年6月12日,润天智于全国中小企业股份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn/)上披露一则公告,即《深圳市润天智数字设备股份有限公司涉及诉讼公告》,根据该公告的披露信息,润天智向广东省深圳市中级人民法院提起诉讼,其认为,案外人赵义发、李晓刚、饶佳旺在润天智任职期间参与PP2512UV、PP1816UV 等型号平板喷绘机的研发工作,该等人员离职后加入汉拓数码,将其掌握的商业秘密披露、提供给汉拓数码,因其认为汉拓数码生产、销售HT2512UV平板喷绘机侵犯其技术秘密,故起诉汉拓数码、汉弘集团并请求判令停止侵犯其涉案技术秘密,停止生产和销售侵权商品,删除及销毁包含其商业秘密的数据、文件和文档,赔偿其经济损失人民币109695365.05元及维权合理支出350,000元。


深圳市中级人民法院于2020年8月5日立案,案号为:(2020)粤03民初3671号。截至招股说明书签署之日,该案尚未开庭

 

有关上述诉讼的具体情况详见招股说明书“第十一节其他重要事项”之“三、重大诉讼和仲裁事项”

 

2、相关诉讼的最新进展情况及对公司的影响

 

深圳市润天智数字设备股份有限公司(以下简称“润天智”)对赵义发、李晓刚提起的刑事自诉案的二审已于2020年8月14日开庭审理,截至招股说明书签署日,尚未判决;关于润天智对汉弘集团和汉拓数码提起的民事诉讼案,截至招股说明书签署日,一审尚未开庭审理。


关于润天智控告赵义发和李晓刚侵犯商业秘密的刑事案件,经公安机关长达七年的侦查,检察院两次退回补充侦查检察院仍然以部分事实不清、证据不足为由作出不起诉决定。这不仅仅是程序性认定,也是实体性认定。


关于润天智诉公司及子公司汉拓数码侵犯技术秘密案的民事案件,在该案《民事诉讼状》中其陈述的所谓侵权事实与其在控告赵义发和李晓刚侵犯商业秘密的刑事案件以及起诉赵义发和李晓刚刑事自诉案中陈述的所谓事实一致提交的证据也一致,并未提出新的证据;其在《民事诉讼状》中指控的侵权产品仅为HT2512UV并未涉及其他产品。在润天智起诉赵义发和李晓刚的刑事自诉一审案件中龙岗区人民法院在审理过程中对案件的程序和实体均进行了审理龙岗区人民法院经审理后仍然认为案件事实不清、证据不足,依法驳回润天智的起诉。虽然在刑事案件中,证据的认定标准比在民事案件中要严格,但在刑事案件中,由于公权力的介入,取证能力也更强。因此,润天智对公司及子公司汉拓数码的民事诉讼请求被法院支持的概率较小。


润天智主张的商业秘密仅涉及汉拓数码2010年推出的搭载北极星喷头的 HT2512UV平板数码喷绘机,十年来,喷墨印刷行业的技术发展日新月异,公司紧紧抓住行业发展趋势,持续加大研发投入,公司报告期内及目前的核心技术、其他技术及主营业务产品与汉拓数码2010年推出的搭载北极星喷头的HT2512UV产品及相关技术相比,已经发生了重大变化。公司产品已应用于多种领域并拥有了科学完整的研发体系,同时,公司还拥有强大的研发团队,基于公司已拥有的强大技术研发团队及完整健全的研发体系,公司完全具备重新设计开发硬件和软件架构、重新编写代码的能力。润天智起诉涉及的机型不涉及公司报告期内及目前的核心技术、其他技术及主营业务产品。


润天智在刑事自诉和民事诉讼中指控的侵权产品均仅为HT2512UV,并未涉及其他产品。自2013年5月起,汉拓数码不再生产搭载北极星喷头的HT2512UV平板数字喷墨机,报告期内,公司未再销售过搭载北极星喷头的HT2512UV平板数字喷墨机。即使是搭载其他喷头的HT2512UV产品销售收入占公司营业收入的比例也较低,公司报告期内所有HT2512UV产品的销售收入分别为5,55105万元7,178.80万元6,493.78万元和751.49万元,占公司营业收入的比例分别为11.46%、11.79%、7.37%和5.77%,对公司的影响技小。目前在侵犯商业秘密的民事审判程序中,主要适用《中华人民共和国反不正当竞争法》的相关规定。假设法院认定公司及汉拓数码违反《反不正当竞争法》,侵犯了润天智的商业秘密并给润天智造成损害,对润天智的赔偿预计将不超过500万元。就上述纠纷可能带来的赔偿风险公司的实际控制人肖迪于2020年6月23日出具书面承诺:

 

“如果因本次案件败诉导致汉拓数码及发行人需要支付任何赔偿金,相关诉讼费用或因本次诉讼导致公司的生产、经营遭受损失,本人将承担公司因本次诉讼产生的侵权赔偿金、案件费用及生产、经营损失”。综上所述,即便相关诉讼可能出现最不利结果,公司及相关人员败诉,也不会对公司持续经营构成重大不利影响,不会对本次发行构成实盾障碍。


3、相关诉讼对公司业务经营的具体影响与风险

 

(1)关于润天智起诉赵义发和李晓刚案


目前,赵义发担任公司子公司弘博智能总经理,是公司核心技术人员之一,李晓刚担任公司子公司弘锐精密研发经理。赵义发、李晓刚未侵犯润天智商业秘密,润天智诉讼请求被二审法院支持的概率较小。若赵义发、李晓刚在上述诉讼二审中败诉,则直接导致该二人离职,造成公司研发人员及管理人员的流失,并可能会对公司及子公司汉拓数码与润天智的民事诉讼产生不利影响。但润天智起诉公司及汉拓数码、赵义发、李晓刚案件涉及的机型不涉及公司报告期内及目前的核心技术、其他技术及主营业务产品,因此不会对公司核心技术、研发、生产经营、财务状况等产生重大不利影响。


(2)关于润天智起诉公司及子公司汉拓数码


公司报告期内及目前的核心技术、其他技术及主营业务产品与涉案的 HT2512UV产品及相关技术相比,已经发生了重大变化。润天智起诉公司及子公司汉拓数码、赵义发、李晓刚案件涉及的机型不涉及公司报告期内及目前的核心技术、其他技术及主营业务产品公司及其子公司不存在侵犯第三方权利的情形。


目前在侵犯商业秘密的民事审判程序中,主要适用《中华人民共和国反不正当竞争法》的相关规定。根据《中华人民共和国反不正当竞争法》第十七条的规 定,因不正当竞争行为受到损害的经营者的赔偿数额,按照其因被侵权所受到的 实际损失确定;实际损失难以计算的,按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益难以确定的,由人 民法院根据侵权行为的情节判决给予权利人五百万元以下的赔偿。在最不利情况下,若汉拓数码、汉弘集团被法院认定侵犯润天智的商业秘密,根据上述规定, 汉拓数码、汉弘集团可能承担的民事赔偿责任可能为以下三种情况:

 

①润天智为主张其被侵权,首先应举证其订单实际减少量,但由于当时国内外生产HT2512UV平板打印机的厂家众多,应难以判断该等损失与汉拓数码有直接关联,且润天智在其诉讼请求中未能明确订单减少量或实际损失金额。即便其能够举证其减少的订单与汉拓数码新增订单存在密切关联,但减少订单金额最高也不会超过汉拓数码销售搭载北极星喷头的HT2512UV平板打印机的金额。


②汉拓数码自2010年起累计销售的搭载北极星喷头的HT2512UV平板打印机所实现的销售收入约为730余万元,根据相关司法解释及司法实践,“因侵权 所获得的利益”一般按照侵权人的营业利润计算,若润天智主张按照侵权人因侵权所获得的利益确定其赔偿数额,则应根据上述销售收入及营业利润率进行计算


③若双方当事人均未提交证据证明权利人的损失或者侵害人的获利情况,或 提交的证据未被人民法院采纳,则人民法院根据侵权行为的情节判决给予权利人 五百万元以下的赔偿


因此,假设法院认定公司及汉拓数码违反《反不正当竞争法》,侵犯了润天智的商业秘密并给润天智造成损害对润天智的赔偿预计将不超过500万元。就上述纠纷可能带来的赔偿风险,公司的实际控制人肖迪于2020年6月23日出具书面承诺:“如果因本次案件败诉导致汉拓数码及发行人需要支付任何赔偿金、相关诉讼费用,或因本次诉讼导致公司的生产、经营遭受损失,本人将承担公司因本次诉讼产生的侵权赔偿金、案件费用及生产、经营损失”。因此,上诉赔偿金额不会给发行人造成重大不利影响,亦不会对本次发行构成实质障碍

 

律师建议

在经济高速发展的当下,科技创新型企业人才的高流动性,不断促进着企业核心技术的发展与营业利润的增长。但与此同时,也可能给流入企业带来各种潜在的知识产权风险,侵犯他人商业秘密即为其中之一。

 

根据《反不正当竞争法》第九条的规定:

 

经营者不得实施下列侵犯商业秘密的行为:   (一)以盗窃、贿赂、欺诈、胁迫、电子侵入或者其他不正当手段获取权利人的商业秘密;  

(二)披露、使用或者允许他人使用以前项手段获取的权利人的商业秘密;  

(三)违反保密义务或者违反权利人有关保守商业秘密的要求,披露、使用或者允许他人使用其所掌握的商业秘密;  

(四)教唆、引诱、帮助他人违反保密义务或者违反权利人有关保守商业秘密的要求,获取、披露、使用或者允许他人使用权利人的商业秘密。

 

经营者以外的其他自然人、法人和非法人组织实施前款所列违法行为的,视为侵犯商业秘密。  

 

第三人明知或者应知商业秘密权利人的员工、前员工或者其他单位、个人实施本条第一款所列违法行为,仍获取、披露、使用或者允许他人使用该商业秘密的,视为侵犯商业秘密。   

 

本法所称的商业秘密,是指不为公众所知悉、具有商业价值并经权利人采取相应保密措施的技术信息、经营信息等商业信息。

 

为了避免上述风险,拟申请上市科创板的企业在引进核心技术人员时(尤其是当该人员来自直接竞争对手的公司时),应当注意:

 

1、在引进核心技术人员时,企业不得故意教唆、引诱、帮助该员工以盗窃、欺诈等不正当手段获取他人商业秘密或违反保密义务披露、使用、允许他人使用其所掌握的的商业秘密。以免与该员工构成共同侵权,对企业的声誉及经营能力造成重大的不利影响;

 

 2、在企业的日常经营过程中,应当加强人员管理,可以在核心技术人员入职前要求其签署不侵犯他人商业秘密的承诺函;同时注意事前防范,聘请专业人员定期或不定期对核心技术人员进行商业秘密教育培训,向其宣导侵犯商业秘密可能面临的民事责任及刑事责任,加强核心技术人员的保密意识,尽可能地避免在该人员无意识、企业不知情的情况下披露、使用他人的商业秘密。

 

在本案例中,汉弘集团虽然已经多次对于核心技术人员涉嫌侵犯商业秘密刑事诉讼、民事诉讼案件情况进行说明,且已明确表示涉案产品并不涉及公司主营产品,败诉并不会给发行人造成重大不利影响,亦不会对本次发行构成实质障碍,但最终仍撤回上市申请,IPO以失败告终。

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来源:汉弘集团微信公众号

 

对于拟上市企业来说,在核心技术人员流动的过程中,应当避免侵犯他人的商业秘密,同时注重本企业商业秘密的管理,构建科学的研发体系,避免对个别核心技术人员形成重大技术依赖,减少上市过程中潜在的知识产权风险。



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